Le constat d’un usage à titre de marque : une condition nécessaire de la contrefaçon

Dans une affaire Moulin Rouge (31 mars 2015), la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi du titulaire de la marque Moulin Rouge formé à l’encontre d’une société qui utilisait la dénomination Moulin Rouge pour désigner des produits qu’elle commercialise. La Haute Juridiction confirme l’absence de contrefaçon en raison de l’absence d’un usage du signe litigieux fait à titre de marque. Cet arrêt offre l’occasion de préciser cette notion d’usage à titre de marque.

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L’usage par un tiers d’un signe déposé à titre de marque ne suffit pas à caractériser une contrefaçon de marque. A de multiples reprises, la Cour de Justice de l’Union Européenne, saisie pour interpréter la directive 2008/95/CE, version codifiée de la directive 89/104/CE, a été amenée à préciser et affiner les conditions de la contrefaçon de marque.

Ainsi, dans l’arrêt Céline (11 septembre 2007), la Cour a listé les conditions cumulatives permettant au titulaire d’une marque d’interdire à un tiers l’usage d’un signe identique :

• « cet usage doit avoir lieu dans la vie des affaires;
• il doit être fait sans le consentement du titulaire de la marque;
• il doit être fait pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, et
• il doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services.» (§16, arrêt Céline)

L’usage « à titre de marque » désigne « l’usage fait pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée » au sens des paragraphes 1 et 2 de l’article 5 de la directive 2008/95/CE, c’est-à-dire un usage aux fins de distinguer lesdits produits ou services.

Or, ajoute la Cour de Justice,

« une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n’a pas, en soi, pour finalité de distinguer des produits ou des services (…) En effet, une dénomination sociale a pour objet d’identifier une société, tandis qu’un nom commercial ou une enseigne a pour objet de signaler un fonds de commerce. Dès lors, lorsque l’usage d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, il ne saurait être considéré comme étant fait «pour des produits ou des services», au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive. » (§21, arrêt précité)

L’utilisation du signe litigieux doit donc être fait pour identifier des produits ou des services correspondant à ceux visés par l’enregistrement de la marque. Or, cet usage à titre de marque faisait défaut dans l’affaire Moulin Rouge.

En l’espèce, la société Moulin Rouge est titulaire de la marque verbale française MOULIN ROUGE et la société Bal du Moulin Rouge bénéficie d’une licence exclusive sur celle-ci.

Les deux sociétés reprochent à la société EDITIONS DU TERTRE de commercialiser des articles de souvenir sur lesquels étaient reproduits la dénomination MOULIN ROUGE, notamment des trousses d’écolier, des tapis de souris et des dessous de verre en carton.

La cour d’appel avait constaté que la société ne reproduisait pas uniquement que la dénomination « Moulin Rouge » sur les produits qu’elle commercialisait mais qu’au contraire elle l’associait notamment à des dessins :

« la trousse d’écolier comporte, entre autres monuments de PARIS, un dessin de style enfantin d’un moulin de couleur rouge dans des nuages bleus et la mention MOULIN ROUGE, que le premier tapis de souris représente l’affiche de Toulouse Lautrec réalisée pour la publicité de la revue menée par La Goulue qui mentionne à trois reprises ‘Moulin Rouge’ avec toutefois un seul M pour les trois inscriptions, et que le second, à l’instar du dessous de verre en carton, représente le cabaret parisien avec des ailes rouges illuminées dans la nuit et comporte la mention MOULIN ROUGE »

A partir de ces observations, les juges d’appel avaient refusé de constater un usage fait à titre de marque du signe MOULIN ROUGE au motif que :

« la société EDITIONS DU TERTRE utilise la dénomination Moulin Rouge en association avec l’image stylisée ou non du moulin qui abrite le cabaret parisien ou reproduit l’affiche de Toulouse Lautrec dans le but d’identifier ledit cabaret qui fait partie incontestable du patrimoine touristique de Paris, et ce de façon indissociable du bâtiment éponyme, au même titre d’ailleurs qu’elle reproduit d’autres bâtiments ou monuments emblématiques de la capitale en les désignant par leurs noms »

La Cour de Cassation rejette le pourvoi et approuve les juges d’appel, notamment en ce que :

« l’arrêt retient que cette dénomination n’est employée qu’à des fins descriptives d’un site touristique, au même titre que d’autres monuments emblématiques de la capitale, sans affecter la garantie d’origine des produits sur lesquels elle est apposée ; qu’il en déduit que, si son usage intervient dans la vie des affaires, il ne constitue cependant pas un usage à titre de marque, faute de remplir la fonction distinctive conférée à cette dernière ».

La contrefaçon de marque ne saurait donc être réduite à la simple correspondance entre le signe tel qu’il est enregistré dans le dépôt de marque et l’utilisation litigieuse dénoncée par son titulaire. Outre un usage dans la vie des affaires, il doit exister un usage fait à titre de marque, lequel doit également porter atteinte à l’une des fonctions de la marque.

Illustration : Robert Anasch, Unsplash License https://unsplash.com/photos/7r59pbkQY6U