Paris Court rules LOL trademarks devoid of distinctive character

Trousse LOL

On 8 April 2016, the High Court of First Instance of Paris rendered a judgement in which it ruled that trademarks composed of the sign LOL are devoid of distinctive character (Tribunal de Grande Instance de Paris, 8 avril 2016, n° 14/18057).

In the present case, a French company sold several goods, and notably pencil cases, on which the acronym LOL is reproduced. Another company, which owns notably several LOL trademarks, sued the first one for counterfeiting of its trademarks rights.

Contrarily, the defendant argues that the plaintiff’s trademarks are devoid of any distinctive character since the sign LOL will not be perceived by the average consumer as an indication of the specific commercial origin of the relevant products. Therefore, the plaintiff’s trademarks must be cancelled.

The High Court of First Instance dismissed the plaintiff’s action, ruling that under the Article 7 of Regulation 40/94 of 20 December 1993 (applicable to EUTM n°5843933 and n°6966428) and under the Article 7 of Regulation 207/2009 of 26 February 2009 (application to EUTM n°9392002), those trademarks are not sufficiently distinctive to qualify as a mark and thus the Court cancelled their registration.

The Court notably stated :

« … LOL, is an acronym meaning « laughing out loud », used commonly to indicate laughter in three letters and to convey the symbol of mirth or merriment and whose meaning is easily understood by the French consumer and anglophone ».

Since LOL is a common and universal term, which has a strong sense for the average consumers, their attention will only be focused on the hereabove meaning. Thus, the sign LOL won’t be perceived by the relevant public as an indication of the commercial origin.

The decision can be challenged before the Court of Appeal of Paris.

Tribunal de Grande Instance de Paris, 8 avril 2016, n° 14/18057

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Marque de l’Union Européenne : les nouveautés du Paquet Marques

EUIPO ffice de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Comme annoncé précédemment, le nouveau règlement sur la marque européenne entrera en application ce 23 mars 2016. A compter de cette date, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) sera renommé en Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et toutes les marques et demandes de marques communautaires deviendront des marques et demandes de marques de l’Union européenne. 

Le site internet de l’Office change également d’adresse pour devenir www.euipo.europa.eu.

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Les principaux changements juridiques à noter sont :

  • Modification du système des taxes.

Les taxes de dépôt et de renouvellement sont désormais calculées classe par classe. L’ancien système du dépôt de base « 1 même tarif pour 3 classes » est abandonné.

Il faut donc retenir que le dépôt d’une marque de l’Union européenne (MUE) coûtera 850€ si l’on revendique 1 classe, coûtera 900€ si l’on revendique 2 classes et, coûtera 150€ de plus pour toute classe supplémentaire au delà.

  • Marque internationale désignant l’UE et procédure d’opposition.

Si le délai pour former opposition à l’encontre de la partie européenne d’une marque internationale ne changera pas (3 mois pour former opposition) le point de départ change. La procédure d’opposition sera à présent ouverte 1 mois à compter de la publication de la marque, contre 6 mois auparavant.

  • Produits et services : consécration de l’arrêt IP Translator.

Les produits et services doivent être désignés avec suffisamment de clarté et de précision. Les marques revendiquant un intitulé général de la classification de Nice ne seront pas considérées comme couvrant l’ensemble des produits et services figurant dans cette classe.

Le règlement prend acte de l’arrêt IP Translator (CJUE 19 juin 2012, C-307/10) et ces intitulés généraux seront interprétés dans leur sens littéral. Il convient donc de spécifier avec clarté et précision les produits et services que l’on entend protéger.

Pour les marques communautaires et marquesinternationales désignant l’Union européenne déposées avant le 22 juin 2012, il est possible jusqu’au 24 septembre 2016 de rectifier un libellé comprenant un intitulé général. La déclaration devra indiquer quels produits et services son titulaire souhaite revendiquer. Passé cette date, les intitulés généraux seront interprétés littéralement.

  • Motifs absolus de refus : Suppression de l’exigence de représentation graphique.

Désormais, tous signes peuvent constituer une marque à condition qu’ils soient propres à être représentés dans le registre d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à leurs titulaires. L’exigence classique d’une représentation graphique du signe disparaît. Cette disposition n’entrera toutefois en application qu’à compter du 23 Septembre 2017.

  • Motifs absolus de refus : Elargissement de l’interdiction de fonctionnalité.

L’ancien règlement interdisait l’enregistrement des marques constituées exclusivement par la forme imposée par la nature du produit, par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou encore par la forme qui donne une valeur substantielle du produit. Ce motif de refus absolu des signes constitués exclusivement par la forme est à présent élargi à « toute autre caractéristique ». Reste à voir quelle interprétation de cette disposition fera la jurisprudence…

  • Période de preuve d’usage.

Dans le cadre d’une procédure d’opposition, le titulaire de la demande de marque pourra solliciter de l’opposant des preuves d’usage si la marque antérieure est enregistrée depuis plus de 5 ans à compter de la date de dépôt ou de priorité. Antérieurement au nouveau règlement, cette période était calculée à partir de la date de publication de la demande de marque.

  • Usage valable sous une forme différente : consécration de l’arrêt Rintisch

Le règlement 2015/2424 consacre la jurisprudence Rintisch (CJUE, 25 octobre 2012, C-553/11) et reconnaît que constitue également un usage, l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire.

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Le règlement européen 2015/2424 est Règlement Marque Européenne.

 

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La marque Cécile de Rostand déposée en fraude des droits de Vente-Privée.com

Vente Privee

Vente-Privée.com communique massivement depuis 2003 auprès de ses clients par le biais de son égérie – virtuelle – Cécile de Rostand.

La société de vente en ligne découvre toutefois qu’un de ses clients a déposé auprès de l’INPI le 8 juin 2010 la marque verbale Cécile de Rostand et qu’il a également réservé le nom de domaine cecilederostand.fr.

Vente-Privée.com assigne ce déposant peu scrupuleux pour récupérer les signes distinctifs précités sur lesquels elle estime détenir des droits antérieurs, à savoir sur la marque notoire Cécile de Rostand, sur le nom commercial Cécile de Rostand et sur le nom de domaine cecilederostand.com qu’elle a réservé dès 2004.

Dans une décision du 3 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre donne raison à la société Vente-Privée.com et retient, d’une part, que la marque litigieuse porte atteinte au nom commercial, aux droits d’auteur et au nom de domaine détenus par Vente-Privée.com et, d’autre part, que cette marque a été déposée frauduleusement.

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Publication du règlement sur la Marque Européenne au Journal Officiel de l’UE

JOEU coverpage

Le nouveau règlement sur la marque européenne (anciennement marque communautaire) vient d’être publié au Journal Officiel de l’Union Européenne, ce 24 décembre 2015. 

Cette publication au Journal Officiel fait suite à l’adoption le 16 décembre  dernier  par le Parlement européen du Paquet Marques présenté par le Conseil européen. Pour mémoire, ce Paquet Marques porte à la fois réforme  du règlement communautaire 207/2009  et refonte de la directive 2008/95/CE (voir projet adopté).

Le règlement européen 2015/2424 entre en vigueur 90 jours à compter de sa publication au Journal Officiel soit le 23 mars 2016. Ce texte est consultable ici.

 

 

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Le constat d’un usage à titre de marque : une condition nécessaire de la contrefaçon

Dans une affaire Moulin Rouge (31 mars 2015), la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi du titulaire de la marque Moulin Rouge formé à l’encontre d’une société qui utilisait la dénomination Moulin Rouge pour désigner des produits qu’elle commercialise. La Haute Juridiction confirme l’absence de contrefaçon en raison de l’absence d’un usage du signe litigieux fait à titre de marque. Cet arrêt offre l’occasion de préciser cette notion d’usage à titre de marque.

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